連載「DX時代の法務・知財」（Vol. 5）：社内開発と知的財産権の確保を巡る留意点

本連載では、「DX時代の法務・知財」と題し、新しいタイプのITビジネスに関連する契約類型について解説するとともに、そのようなビジネスを保護するための権利の取得・活用の考え方についても解説します。

政府が推進するデジタルトランスフォーメーション（DX）においては、デジタル技術を活用した新たなビジネスモデルの創出が求められています。新たなビジネスモデルの開発段階では、従来にはなかったIT関連の契約類型への対応が迫られており、契約上のリスクを見誤れば、自社の知的財産が流出するおそれがあります。また、開発委託契約や職務発明規程といった従来の契約類型についても、対応を誤れば自社の知的財産を失うおそれがあり、決して軽視してはなりません。

そこで、今回は、ITやSaaSのビジネスを展開する企業が自社プロダクトを社内の人員により開発する場合に、知的財産権を会社に帰属させて活用していくためのポイントを解説します。

ポイント

骨子

• プロダクトに関する知的財産権を会社に帰属させることは、他者による模倣への対処、自社プロダクトに対する他者からの権利行使への防御、IPOやM&Aへの対応の点で重要です。
• プロダクトに関する著作物については、著作権法における職務著作の規定によって会社が著作者となり、その著作権や著作者人格権は会社に発生します。
• プロダクトに関する特許を受ける権利は、職務発明規程等の社内規程や契約に定めを置くことによって会社が取得することができます。こうした定めがない場合、特許を受ける権利はその発明を行った社員に帰属しますので、注意が必要です。
• プロダクトに関する特許を受ける権利を職務発明規程等の社内規程や契約によって会社が取得した場合、特許法上、社員には金銭その他の経済上の相当の利益を受ける権利が発生しますので、会社が社員に相当の利益を付与する必要があります。
• 相当の利益の内容を決定する基準を職務発明規程や契約で定めた場合、その基準に基づく支払いが法律上有効と認められるためには、その基準の策定に際しての社員との「協議」、その基準の社員への「開示」、相当の利益の内容の決定についての「意見の聴取」といった手続面を適正に行うことが重視されます。これらの手続面を、インターネットを通じて電子的に行うことも可能です。

解説

社内における開発

SaaSプロダクトやモバイルアプリによるサービスを顧客へ提供するためにプロダクトを開発するにあたっては、そのサービス提供事業者が社内のエンジニアにより開発する場合、社外の事業者に委託して開発する場合、両者を併用する場合がありえます。

社内のエンジニアが開発する場合、法務・知財の観点では、その開発に関わる知的財産権を自社に過不足なく帰属させること等に留意する必要があります。

他方、社外の事業者に委託して開発する場合は、その事業者との間で開発委託契約を締結する必要があります。この契約に関するポイントについては本連載の別稿をご覧ください。

IT企業やSaaS企業の場合、自社プロダクトは自社のエンジニアが開発に携わることが多いかと思われますが、同時に外部の開発リソースを活用することもあるでしょう。

また、現代においてはIT企業やSaaS企業だけでなく、メーカー企業であっても自社製品に付随するソフトウェアやシステムを自社で用意して顧客へ提供することがあります。このようなソフトウェアやシステムも、社内で開発する場合と社外に委託して開発する場合とがありえます。

本稿では、SaaSプロダクトやモバイルアプリ等のソフトウェアを社内の人員により開発する場面における知的財産権の確保を巡るポイントを説明します。

どのような知的財産権が発生しうるのか

SaaSプロダクトやモバイルアプリ等のソフトウェアの開発に関して発生しうる知的財産権としては、著作権や特許権（特許を受ける権利）が典型です。

著作権としては、プログラムに関する著作権がまず考えられます。プロダクトに使用される画像、文章、画面デザイン等の著作権もありえます。

特許権については、SaaSプロダクトやモバイルアプリが提供している機能やモデルが発明に該当する場合には特許を受ける権利が発生し、特許庁に出願して特許登録されることで特許権が発生します。

さらに、UI等のデザインを社内デザイナーにデザインさせる場合、画像デザインについての意匠権（意匠登録を受ける権利）が対象になることもありうるでしょう。

知的財産権を会社へ帰属させる必要性

これらのプロダクトに関して発生する知的財産権を会社に帰属させることは当然と思われるでしょうが、改めて考えるとそうすべき理由は何でしょうか。

まず、自社プロダクトを第三者が模倣したことが発見された場合も、会社が知的財産権を持っていなければ第三者に対して模倣を止めさせたり損害賠償を求めたりすることは困難です。そればかりか、仮にこれらの権利が社員に帰属しているとすれば、社員又は社員からその権利を譲り受けた者から権利行使をされた場合、自社のプロダクトやサービスの販売・提供に大きな支障が生じるおそれがあります。

さらに、知的財産権については、IPOやM&Aの法務・知財DDの場面において、会社の事業を支える権利を漏らさず確保しているかどうかをチェックされますので、その意味でも会社に帰属させておくことは重要です。

IT・SaaS関連企業においては、自社の事業にとって特許を多数取得する必要性を感じないという企業もあるでしょう。IT・SaaS事業における特許取得の必要性は別途よく検討する必要がありますが、仮に特許をそれほど取得しないとしても、上記のような意味で著作権や特許を取得する権利、意匠登録を受ける権利を会社が取得しておくことは重要と考えられます。

著作権の帰属

職務著作

社員が業務上創作した著作物は誰に帰属するのでしょうか。

この点については、著作権法においていわゆる職務著作の規定があり、この規定に基づいて会社が著作者となります。条文は次のとおりです。

（職務上作成する著作物の著作者）

第十五条

１　法人その他使用者（以下この条において「法人等」という。）の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物（プログラムの著作物を除く。）で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
２　法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

この規定の適用がある場合、IT・SaaS関連企業の社員が作成したプログラム（ソースコード）の著作物についても、画像、文章、画面デザイン等の著作物についても、会社が著作者となります。つまり、それらについての著作権はもちろん、著作者人格権も会社に帰属します。

職務著作の要件

職務著作の規定が適用される要件は次のとおりです。

①会社の発意に基づくこと
②会社の業務に従事する者が職務上作成すること
③会社の名義の下に公表すること（プログラムについては公表不要）
④契約や社内規程に別の定めがないこと

①の「発意に基づく」とは、著作物の創作についての意思決定が直接又は間接に会社の判断に係るものであることを意味します。必ずしも個別具体的な指示がなくても、IT・SaaS関連企業が自社のプロダクトとして社員に開発をさせる場合は、通常これに該当すると考えられます。

②については、会社と雇用契約を締結している社員はもちろん、派遣労働者がITやSaaS関連の企業で指揮命令を受けて行った開発についても、通常これに該当すると考えられます。

これらの要件を満たす限り、著作権法の規定によって会社が著作者となります。このため、会社に帰属する旨を契約や社内規程によって特に定めておく必要はありません（逆に契約や社内規程において会社への帰属に反するような定めがある場合は、④の要件を満たさず、職務著作の適用を受けられなくなります。）。

また、職務著作の規定の適用を受ける場合、著作権が帰属することの対価として社員に対して何らかの支払いなどをする必要もありません。

このように特別な対応が不要という点は、スタートアップなど社内体制や規程の整備がまだ十分でないIT・SaaS関連企業であっても安心です。もっとも、社員の理解を深め紛争を予防するためには、社内規程に職務著作の取扱いを定めておくことは有用といえます。

特許権

特許権は、特許庁への出願を行い、審査を受けて登録されることにより発生する権利です。特許出願をすることができる権利（「特許を受ける権利」と呼ばれます。）は、その発明をした個人に発生します。これが特許法に定められた原則的ルールです。

しかし、実務では、社員が会社の業務上開発したプロダクトに関する特許権は、会社が出願して会社が取得することが通常です。これがどのようにして実現されているかというと、一つの方法は、社員（個人）から会社へ特許を受ける権利を譲渡するというものです。

しかし、この方法では開発により特許になる可能性がある発明が生まれる都度、社員と会社との間で譲渡のための契約を行うことになり、煩雑です。そのため、実務における主流は、以下で説明する職務発明規程による方法となっています。

なお、以下の内容は基本的に意匠権（意匠登録を受ける権利）についても同様です。

職務発明規程による権利帰属

あらかじめ契約や社内規程等で定めておけば、社員が行った職務発明の特許を受ける権利は、その発生した時から自動的に会社に取得させることができます。このことは特許法35条3項において次のとおり定められています（なお、会社にとって実益には乏しいものの、あえて発明者に特許を受ける権利を発生させ、それを会社が承継するという仕組みの規程を置くことも可能です。）。

３　従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。

前述の著作権は、特別に契約や社内規程などがなくても、著作権法上の職務著作の規定によって権利が会社に帰属するものでしたが、特許を受ける権利で同様の状態を実現するためには、規程類を整備する必要があるということです。

ここで職務発明とは、会社の業務範囲に属し、かつ、社員の職務に属する行為によって生じた発明をいいます（特許法35条1項）。

また、条文上は「契約、勤務規則その他の定め」とありますが、実務においては社内規程を策定することが一般的です。こうした社内規程は一般に職務発明規程などと呼ばれます。

相当の利益

職務発明規程や契約等によって特許を受ける権利を会社に帰属させた場合、発明者である社員には、会社から相当の利益を受ける権利が発生します（特許法35条4項）。この相当の利益とは、特許法35条4項によれば金銭その他の経済上の利益と定められており、金銭に限られません。

この相当の利益をどのようなものにするか、金銭であればその額をどのような基準で計算するかについては、職務発明規程や契約で定めることができます。

ただし、こうした相当の利益の内容を決定する基準を職務発明規程等で定める場合、その基準により相当の利益を与えることが不合理と認められるものであってはなりません（特許法35条5項）。

職務発明規程等で定めた基準に従って相当の利益を支払うことが不合理と認められない場合、仮に社員が職務発明に対する相当の利益に不満があると言って相当の利益を請求する訴訟を会社に対して起こしたときでも、裁判所は会社の職務発明規程等における基準に従った判断をしてくれます。

これに対し、職務発明規程等で定めた基準に従って相当の利益を支払うことが不合理と認められる場合、裁判所はその基準を採用せず、以下の事情を考慮して独自に相当の利益を決定します（特許法35条7項）。

• その発明により使用者等が受けるべき利益の額
• その発明に関連して使用者等が行う負担
• 貢献及び従業者等の処遇その他の事情

この場合、会社にとっては予想外に多額の支払いを命じられる可能性が高くなりますので、会社としては不合理と判断されることは避けたいところです。

相当の利益の基準が不合理かどうかの判断

それでは、職務発明規程等に基づく相当の利益の支払いが不合理かどうかは、どのように判断されるのでしょうか。特許法35条5項は、以下の要素を考慮して不合理性を判断すると定めています。

• 基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
• 策定された当該基準の開示の状況
• 相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等

このように、「協議」「開示」「意見の聴取」の3つが主たる要素となります。これは、基準の策定から相当の利益の内容決定までの手続面の適正さが重視されることを意味しています。

なお、判断要素は上記3要素に限られず、他の要素も含まれることがあります。基準の内容やその基準を適用して導かれる結果等の実体的な要素も、他の要素として考慮されることはありえます。

これらの不合理性の判断要素の考え方については、経済産業大臣が指針を定めて公表することになっています（特許法35条6項）。この指針として特許庁が策定したガイドラインである「特許法第三十五条第六項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」（経済産業省告示第百三十一号）は、実務上参考になります。

職務発明規程に関する実務上のポイント

以上の内容を踏まえ、職務発明規程に関しIT・SaaS関連企業にとっては以下のような事項がポイントになると思われます。

まずは会社に権利帰属させる定めを設けること

会社に特許を受ける権利、意匠登録を受ける権利を帰属させるためには職務発明規程や契約による定めが必要ですので、まず簡単なものでもよいので社内規程において会社に権利帰属させることの定めを設けることをお勧めします。

相当の利益の基準については、前述の特許法35条5項により、その基準に基づく相当の利益を付与が不合理と判断されないものにする必要があり、そのための協議等の手続を履践する必要があります。他方、特許を受ける権利が発生した時から会社に帰属させる旨の定めに対しては、特許法35条5項の適用はありません。

よって、既に職務発明規程があるけれども特許を受ける権利が発生の時から会社に帰属する内容になっていない場合は、その点だけの変更をまず行うことがよいでしょう。まだ職務発明規程がなく特許を受ける権利の帰属について特に定めが存在しない場合は、会社への帰属の定めを就業規則の改定という方法でもよいので迅速に行っておくのがよいと思われます。

それとともに相当の利益の付与の基準策定についても着手し、必要な手続を行って完成させることになるでしょう。

職務発明規程を策定する前になされた開発はどうするか

創業直後から職務発明規程が整備されているベンチャー・スタートアップは珍しいでしょう。会社設立後どこかのタイミングで職務発明規程が整備されるとしても、それより前の時期になされた発明に関する権利をどう会社に帰属させるかという問題が起こりがちです。

この点については、個別の契約によることが考えられます。会社と発明者である社員（発明者が創業者である場合もあります。）との間で契約書を作成し、発明を特定して、特許を受ける権利の譲渡を合意します。この場合も、特許法35条によれば発明者には相当の利益を受ける権利がありますし、その利益を契約で決めるにあたっては協議、開示、意見の聴取等に照らして不合理ではないことが求められます。

職務発明が生じた時から会社に帰属させるかどうか

職務発明の特許を受ける権利の会社への帰属には次の２通りがあります。仮に原始使用者帰属と原始従業者帰属と呼びます。

原始使用者帰属	社員による職務発明が生じた時から特許を受ける権利が会社に帰属するようにすること
原始従業者帰属	特許を受ける権利が一度社員に帰属した後に会社に承継させるようにすること

これまで本稿では原始使用者帰属を念頭に説明をしていましたが、職務発明規程の定め方によって、原始使用者帰属と原始従業者帰属のどちらを選ぶこともできます。どちらかの取扱いに統一しなくとも、両者を併用し場合によって使い分ける制度とすることもできます。

一度社員に帰属させる原始従業者帰属を採用する理由としては、会社が取得すると相当の利益を請求する権利が社員に発生するため、会社が取得する発明を絞り込みたいという点がありえます。しかし、これは相当の利益の定め方次第で問題を回避できるでしょう。

ITやSaaSのビジネスを展開する企業としては、通常、一度社員に帰属させる必要性は特にないと考えられます。むしろ職務発明が生じた時から権利を会社に帰属させる原始使用者帰属を採用することには、法律上、原始従業者帰属に発生しうる次の２つの問題を回避できるメリットがあります。

【原始従業者帰属に発生しうる問題】

二重譲渡のリスク	職務発明の特許を受ける権利を取得した社員がその権利を第三者へ二重に譲渡した場合、当該第三者に先に特許出願されてしまうと、会社はその職務発明の特許を取得できない（特許法34条1項参照）。
他社との共同研究開発における問題	共同研究開発において職務発明がなされて特許を受ける権利が共同研究開発当事者間の共有となる場合、特許を受ける権利の持分を取得した社員から会社がそれを承継するためには、共同研究開発の相手方からの同意が必要となる（特許法33条3項）。共同研究開発の相手方においても原始従業者帰属を採用している場合、その同意は相手方の社員から取得することが必要となる。これらの同意を取得することの手間や不確実性の問題がある。

相当の利益を何にするか

前述のように、相当の利益は金銭だけでなく、金銭以外の経済的な利益にすることも可能です。

金銭の場合、次のような支払方法が一般的です。必ずしもこれらのすべてを行わず、一部を採用することもあります。最近の傾向としては、会社側の管理負担軽減のため、なるべくシンプルな制度にするのが潮流です。

金銭による 相当の利益の例	特許出願時に一定の金額を支払う
	特許登録時に一定の金額を支払う
	会社の実績に貢献した発明や優れた発明に対し、社内の評価によってランクを付け、ランクごとに定められた一定の金額を支払う
	その発明を実施した製品・サービスの売上や、その発明のライセンス収入を基準に、一定の計算式に当てはめて算出した金額を支払う

金銭以外の利益とする場合については、前述の経済産業省のガイドラインでは次の例が挙げられています。

金銭以外の 相当の利益の例	使用者等負担による留学の機会の付与
	ストックオプションの付与
	金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
	法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
	職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾

現状においては、ITやSaaS関連企業を含め、相当の利益を金銭支払いとする企業がやはり多いと思われます。もっとも、法律上はそれ以外の利益も許容されていますので、ベンチャー・スタートアップの場合はストックオプションの付与なども企業の実情に応じて検討できるでしょう。企業ごとの工夫のしどころです。

前述のシンプルに設計する潮流の一方で、発明者に対するインセンティブ向上の仕組みを考えること、また、研究開発部門以外も含めた社員全体のモチベーションという観点から、一般の表彰制度との関係にも配慮して大きな枠組みの中で制度設計することも多くなっています。

職務発明規程において相当の利益の基準を策定するための手続

前述のように、職務発明規程で定めた相当の利益の基準が裁判所でもそのとおり認められるかどうかは、「協議」「開示」「意見の聴取」を主たる3要素とした不合理性の判断によります。これらが主たる要素として挙げられていることからも分かるように、相当の利益の内容以上に、相当の利益の基準を決定するに至る手続やプロセスが重視されます。

3要素の基本的な意味は次のとおりです。

協議	相当の利益の基準の策定に際して会社と社員との間で協議すること
開示	策定した相当の利益の基準を社員に開示すること
意見の聴取	特定の職務発明について、基準に基づく相当の利益の内容の決定に対してその発明を行った社員から意見を聴取すること

例えば協議については、話合いの結果会社と社員との間に合意がなされることは必要ではありませんが、実質的に協議が尽くされることが求められます。会社としては、会社が考える相当の利益の基準を説明した後、社員からの質問を受け付けて、できる限り説明を尽くす必要があります。

意見の聴取についても同様、相当の利益の内容について社員と合意に至ることは必要ではありませんが、社員からの意見に対しては回答を行うなど真摯に対応する必要があります。

これらの3要素は、いずれもその方法に法律上の制約はありません。

ITやSaaSビジネスを行う企業においては、リモートワークを導入していることが多いでしょう。「協議」「開示」「意見の聴取」についても、イントラネットやWeb会議システムを利用して電子的に行うことは可能です。

なお、職務発明規程について就業規則と同様、労働基準監督署への届出（労働基準法89条）を必要とするかどうかについては議論があります。形式上、就業規則において定めている場合は届出をすることになるでしょう。就業規則から独立した規程としている場合は、届出を不要と解する見解も有力ですが、届出をしておくほうが安全という判断もありえるところです。

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（文責・神田）